La pelea por la marca Reblozel llegó a su fin. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro a la multinacional estadounidense de biotecnología Celgene Corporation, tras cancelar un signo de Novartis.

El caso empezó el año pasado. En un principio Celgene solicitó el registro del signo nominativo Reblozel para identificar un medicamento dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en la cual se encuentran fármacos para el tratamiento de síndromes como beta-talasemia y mielodisplasia y medicamentos para diferentes enfermedades autoinmunes y oncológicas.

La compañía no obtuvo buenos resultados pues la SIC negó el registro mediante la Resolución N° 41211 de junio 24 de 2016 y sostuvo que la causal para que la marca no pudiera inscribirse era la similitud y los posibles riesgos de confusión con Rebozet, otra marca de fármacos perteneciente a la misma clase de Niza, propiedad de Novartis. Una farmacéutica de origen suizo cuyos ingresos se estiman en US$25.000 millones.

 

Luego de la negativa de la Dirección de Signos Distintivos, la firma Cáez, Gómez y Alcalde, apoderada del caso, impulsó, en segunda instancia, una acción de cancelación por no uso de la marca Rebozet.
De acuerdo con las leyes marcarias que se rigen en el país, una marca puede ser cancelada si no es utilizada por su titular “en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, sin motivo justificado, durante los tres años precedentes a la fecha en que se solicite la cancelación”.

Afortunadamente para Celgene la apelación presentada procedió. El registro del signo de Novartis fue cancelado y dado que la compañía no apeló a la decisión en el lapso de 10 días que tenía para hacerlo, esto dio vía libre al registro de Reblozel. Estando cancelada la marca con la cual había riesgo de confundibilidad, todos los supuestos de hecho considerados previamente desaparecieron para la comparación entre Reblozel y Rebozet.

LOS CONTRASTES

  • GUILLERMO CÁEZSOCIO DE CÁEZ, GÓMEZ Y ALCALDE

    “Consideramos afortunada la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues ante la cancelación por no uso del signo distintivo, no había otro camino que conceder”.


  • RAÚL BURITICÁSOCIO DE BURITICÁ ABOGADOS

    “Es un claro ejemplo de las consecuencias del no uso de una marca. No es suficiente con registrarlas, además los titulares tienen la obligación de usarlas, de lo contrario pueden exponerse a su cancelación”.

Según Raúl Buriticá, socio de Buriticá Abogados “la acción de cancelación no solamente es utilizada como mecanismo que brinda la Ley para que terceros interesados intenten conseguir por esta vía un registro marcario, si no también como una estrategia para poder obtener acceso al mercado de productos o servicios cuando un titular no hace un uso real y efectivo del mismo.”

Los estatutos marcarios sostienen que no basta con tener una marca registrada, sino también hacer un uso efectivo y comercial de ella. Según la norma, el titular de un signo tiene dos obligaciones sobre él. La facultad positiva se refiere a la posibilidad para usar, ceder y conceder licencias sobre el mismo; la negativa implica prohibir que terceros no autorizados hagan uso del signo, así como de oponerse al registro de conjuntos marcarios idénticos o similares.

Luego de considerar todo el caso, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC decidió revocar la decisión contenida en la Resolución previa y otorgar a Celgene el registro de Reblozel cuya vigencia aplica hasta julio de 2025.

 

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